ייבוא מקביל, מהווה פגיעה בסימן המסחר?

כך נכתב בעניין ייבוא מקביל בישראל: "יבואן המקביל, רוכש את סחורתו המקורית של היצרן בחו"ל (בדרך כלל מגורם שלישי אשר רכש את הסחורה מן היצרן) ומייבא אותה לישראל, וכך מתחרה ביבואן הרשמי. התחרות נובעת מכך שהן היבואן הרשמי והן היבואן המקביל מוכרים אותם מוצרים או מוצרים דומים ביותר. תחרות זו מכונה לעתים "תחרות פנימית" או "תחרות תוך-מותגית", להבדיל מתחרות חיצונית בין מותגים שונים. סוגיית היבוא המקביל מהווה למעשה נקודת מפגש מעניינת בין דיני ההגבלים העסקיים, שעניינם קידום התחרות ורווחת הצרכנים והשוק כולו, מחד גיסא, לבין ההגנה על זכויותיהם של בעל סימן מסחר ושל היבואן הרשמי (במסגרת דיני הקניין ומערכות דינים נוספות), מאידך גיסא" (ציטוט מפס"ד ע"א 8848/12 אלעד מנחם סוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC).

ייבוא מקביל של מוצר.

בהחלטה בדיון נוסף שניתנה ב- 15.2.2015 ע"י בית המשפט העליון בתיק: דנ"א 8619/14 TOMMY HILFIGER LICENSING  LLC  ואח' נגד אלעד מנחם סויסה נדונה השאלה האם יש להטיל מגבלות על שיווק מוצרי לבוש של חברת בגדים בעלת מוניטין בינלאומי על-ידי יבואן מקביל, בנסיבות בהן היבוא המקביל עצמו הוא חוקי.

"ההכרה בלגיטימיות של יבוא מקביל מבוססת על דוקטרינת ה"מיצוי" בדיני הקניין הרוחני, ובכלל זה דיני סימני מסחר. הכוונה היא לכך שבעל סימן המסחר הרשום זכאי ליהנות מזכויותיו ביחס למכירה הראשונה של המוצר שבו יש לו זכות. מכירה זו "ממצה" את זכויותיו. לאחר מכן, מכירה חוזרת של אותו מוצר אינה מהווה הפרה של זכויותיו, והוא אינו זכאי לכל תמורה נוספת בגינה. ההכרה ב"יבוא מקביל" במשפט הישראלי משמעותה היא שדוקטרינת המיצוי מיושמת במתכונת המבוססת על "מיצוי בינלאומי", היינו די בכך שהמוצר נמכר פעם אחת במתכונת שנשלטה על-ידי בעל סימן המסחר, יהא זה בארץ או בחו"ל" (ציטוט מפס"ד 8848-12).

בית המשפט בישראל מכיר בלגיטימיות של ייבוא מקביל, כל עוד נעשה בתנאים הוגנים ועל מנת לעודד תחרות. פעילות שיווקית שאינה מטעה מותרת (לדוגמא: היבואן המקביל לא יכול לציין שהוא היבואן הרשמי של סימן המסחר).

שימוש בסימן המסחר בעת ייבוא מקביל.

תוצאות פסק הדין מאפשרת ליבואן מקביל להשתמש בסימן המסחר בצורה בלתי מוגבלת בפרסומים שונים כל עוד היבוא מקורי, גם ללא אישור בעל סימן המסחר. מעמד היבואן המקביל כמעט זהה ליבואן הרשמי אשר חלות עליו חובות נוספים.

"בפס"ד ברע"א 371/89 אילן ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ הנשיא מ' שמגר קבע כי המוניטין של המוצר שייך ליצרן, ולא למשווק, גם אם המשווק משקיע משאבים רבים בבניית המוניטין של המוצר וטיפוחו. הוא הוסיף וקבע עוד כי לאחר שהיצרן מוכר את סחורתו הוא נפרד ממנה "באופן מוחלט" ואינו יכול להמשיך ולשלוט על אפיקי ההפצה שלה, כך שרוכש הסחורה רשאי להפיצה הלאה וליהנות מן המוניטין הצמוד לה. בהמשך לכך, נקבע כי השימוש שעושה יבואן מקביל במוניטין של המוצר אינו מהווה במקרה הרגיל עשיית עושר ולא במשפט, וכן שזכות ההפצה הבלעדית המעוגנת בחוזה שבין היצרן ליבואן הרשמי עניינה הוא אך במערכת היחסים שבין שני אלה והיא אינה כובלת את ידיהם של יבואנים מקבילים. הנשיא שמגר הוסיף וקבע כי אל מול הציפייה של היבואן הבלעדי שלא תהיה לו תחרות על מכירת סחורתו של היצרן, ציפייה הזוכה להגנה חלשה יחסית, עומדים האינטרס הציבורי בקידום התחרות החופשית (לרבות התחרות הפנימית בין מפיצים של מוצר זהה) וחופש העיסוק של היבואן המקביל" (ציטוט מפס"ד 8848-12).

שמירה על זכויות אל מול חופש התחרות.

בית המשפט התלבט בין שיקול האינטרס הציבורי של תחרות לבין להיות קשוב לצד שנפגע (בית המשפט ער לכך שיבואן רשמי נפגע מייבוא מקביל). תחרות של יצרנים שונים של אותו מוצר שונה מתחרות של מפיצי מוצר של אותו יצרן. "מדובר איפוא בשאלה של תחרות בין שתי הגינויות נורמטיביות נדרשות – הגינות כלפי בעל סימן המסחר וזכויותיו הכלכליות שנקנו בעמל, אל מול הגינות כלפי הציבור כדי לעודד תחרות הוגנת ולהוזיל מחירים". האינטרס הציבורי גובר אך לא באופן מלא. יש לתת את הדעת לכך שקיימות מגבלות שיווקיות ליבואן מקביל למרות הכל.

בסופו של יום פסק בית השמפט כי ייבוא מקביל של מוצרים מקוריים מותר. עוד פסק בית המשפט כי שייווק של מוצרים אלו בצמוד לסימן המסחר המקורי הוא מותר – מבחינת "שימוש אמת".  ליבואן המקביל כאמור, אסור להזדהות כיבואן הרשמי אשר נותן ערך מוסף ללקוח (שירות ואחריות ויחסי מסחר ארוכים).

עוד נאסר על יבואן מקביל "לתפוס טרמפ" על מסע פרסום של היבואן הרשמי, אך לעומת זאת התיר בית המשפט ליבואן מקביל להשתמש בשם המותג בשם מתחם (דומיין) על מנת לשווק את מוצרי הייבוא המקביל, כל עוד לא מצויין כי הוא היבואן הרשמי.

הפסיקה בישראל יחסית חדשנית מכיוון שבמקומות רבים בעולם ישנם מגבלות שונות על שיווק של מוצרים שונים בייבוא מקביל (שיווק רגיל ושיווק באינטרנט).
לדוגמא: השוק האירופאי מבדיל בין ייבוא מקביל בתוך האיחוד לבין יבוא מקביל מחוץ לאיחוד האירופי. השוק האמרקני מקל בייבוא מקביל ע"י דוקטרינת ה"שימוש ההוגן". קנדה ואוסטרליה מאוד פתוחות לייבוא מקביל ומאפשרות תחרות גדולה יותר למען האינטרס הציבורי.

לסיכום: נסתם הגולל ונקבעו הכללים לייבוא מקביל לישראל. ניתן לייבא מוצרים שלא במסגרת היבואן הרשמי כל עוד הם נמכרו כבר בארץ ע"י היבואן הרשמי. עוד אסור ליבואן המקביל להזדהות בכל צורה שהיא כיבואן הרשמי. הקפדה על כללים בסיסיים אלו תאפשר ייבוא מקביל ללא הפרת זכויות קניין רוחני.

אלי שמעוני, משרד עורכי דין בהרצליה ובתל אביב, עוסק בתחום האזרחי/מסחרי ובייצוג תובעים ונתבעים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע.
במייל: [email protected], טלפון: 09-8669556, 03-5507155.
האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.