הפרת סימן מסחרי‎

אחת העוולות הקיימות בעולם של קניין רוחני, היא הפרה של סימני מסחר. הפרת סימן מסחרי היא שימוש שאינו מורשה בסימן מסחר רשום – בין אם בסימן עצמו, ובין אם בסימן דומה בצורה מטעה. שימוש כזה מהווה עוולה נזיקית, והשמירה על סימני מסחר מהווה חלק מהיסודות של הכלכלה המודרנית. במאמר זה נסביר בדיוק מה הם סימני מסחר, מהי הפרה של סימני מסחר, ומאילו התנהגויות כדאי להישמר ולהיזהר.

מה הם סימני מסחר?

לפי פקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972, סימן מסחר הינו סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם. בניגוד לדיני זכויות יוצרים העוסקים ביצירות, דיני סימני מסחר עוסקים במשהו שהוא מסחרי גרידא. הדוגמה הכי טובה לסימני מסחר הוא לוגו של חברה מסחרית: למשל הלוגו המפורסם של ה-M הקשתית של חברת מקדונלדס, אחד המותגים המוכרים בעולם.

מלבד לוגו, סימן מסחר יכול להיות מורכב מצירופי מילים (סלוגן שיווקי); ראשי תיבות; צבעים בהקשרים מסוימים; ג'ינגלים או מוזיקה המזוהים באופן ייחודי עם מוצר; צורות (למשל, עיצוב של מוצר, שהוא מזוהה עם המוצר) ואף שמות מתחם באינטרנט (דומיין).

כדי שלוגו, סלוגן או משהו מהרשימה הנ"ל יזכה להגנה של פקודת סימני המסחר, עקרונית עליו להיות רשום במרשם סימני המסחר. כלומר, אם אני בעלים של מותג מסוים, ואני רוצה להשקיע בבידול של המותג שלי, להשקיע בשיווק שלו וכדומה, פעמים רבות כדאי לי לרשום את המותג במרשם סימני המסחר באמצעות עורך דין, על מנת שאוכל לתבוע אנשים "שרוכבים" על המותג שלי. בהערת אגב, שווה לציין בהקשר הזה עוולה מסחרית בשם גניבה בעין, הנועדה להגן על מצבים של שימוש מטעה במותג שאינו נרשם במרשם סימני המסחר. עוולה זו מגינה על מוניטין שצבר מותג מסוים, גם אם טרם נרשם כסימן מסחרי.

כמו כן, חשוב לציין כי ישנם מצבים בהם ניתן לקבל הגנה של סימני מסחר, גם כאשר הסימן לא נרשם. למשל, המקרה של סימן מסחר מוכר היטב: מדינת ישראל, בהיותה חברה ב-WTO, חתומה על אמנה בינלאומית בשם הסכמי Trips. הסכמים אלו כוללים התייחסות לדוקטרינה של "סימן מסחר מוכר היטב". מדובר בסימן מסחרי שאפשר לטעון שכולם מכירים, גם אם הסימן לא נרשם במרשם המקומי, או טרם נרשם. למשל, הלוגו של מקדונלד'ס הוא סימן מסחר מוכר היטב, ולכן גם אם הוא לא נרשם, הוא יהיה מוגן מכוח הדוקטרינה הזאת, בכל מדינה החתומה על הסכמי טריפס.

הפרה של סימני מסחר

פקודת סימני המסחר קובעת מהי הפרה של סימני מסחר

"הפרה" – שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך –
(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;
(2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;
(3) בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן או לענין טובין מאותו הגדר;
(4) בסימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו, לענין טובין שאינם מאותו הגדר, ובלבד שיש בשימוש זה כדי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום, עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור;

כדי לבחון האם הייתה הפרת סימן מסחרי, נוצרו בפסיקה מבחנים:
מבחן המראה והצליל – רלוונטי לסימני מסחר שיש להם מראה ו/או צליל. אם המראה של הלוגו זהה או דומה, אפשר לטעון להפרה.
מבחן סוג הלקוחות/ סוג המוצר/ סוג השירות – ניקח את פסק דין ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד. באותו מקרה היה מדובר בשחקן כדורסל בשם אריאל מקדונלד, עשה פרסומת למותג ההמבורגרים ברגר קינג. בעקבות מקדונלדס תבעו את ברגר קינג על ההפרה (לא ניכנס לזה, אבל מקדונלדס גם עשתה קמפיין נגדי, ואריאל מקדונלד תבע את הזכיין הישראלי בתגובה). בהקשר של סימן מסחרי, ברור שאריאל מקדונלד יכול לפרסם מכוניות, מוצרי חשמל וכדומה, אולם האם הוא יכול לפרסם המבורגרים תוך שימוש בשם מקדונלד, נוכח הזיהוי של מקדונלד (מקדונלד'ס) בשוק ההמבורגרים? כך נכתב בפסק הדין (דעת הרוב של השופט ריבלין):

״אריאל שותף בתשדיר הפרסומת, כאמור, אך ורק כיוון ששמו דומה עד לכדי זהות לסימן המסחר של מקדונלד'ס. בא כוחו של אריאל ניסה לשכנע אותנו בטענותיו כי מרשו נשכר להשתתף בפרסומת הודות לפרסומו הנטען כשחקן כדורסל, ובשל דמותו החיובית. אמת, ספק רב בליבי אם היה נשכר לביצוע הפרסומת אם לא היה שחקן כדורסל נודע. אין ספק בליבי שלא היה נשכר למשימה זו אלמלא שם משפחתו. אחרת, לא היה מקום להשמיט את שמו הפרטי מעיני הצופים, ולחזור פעם אחר פעם על שם משפחתו. ואכן, אריאל עצמו העיד, כי ציפה לכך, שמקדונלד'ס תיצור עימו קשר למטרות פרסום וזאת בשל הדימיון שבין שמו שלו לבין סימן המסחר שלה״.

מבחן השכל הישר – המבחן כולל את יתר נסיבות העניין ואת ההקשר הרחב של ההפרה.

ממה כדאי להיזהר בהקשר של הפרת סימן מסחרי?

אחרי שהבנו מהם סימני מסחר ומה מהווה הפרת סימן מסחרי, אפשר להבין ממה חשוב להיזהר בהקשר הזה. בתור בעלי עסקים, חשוב לעשות מאמץ להימנע משם מסחרי ולוגו מסחרי דומה למותג קיים בעיקר באותו תחום. כמו כן, חשוב להימנע ממילים המזוהות עם מותג מסוים, לרבות מילים שעברו גנריזציה (למשל: ״לעשות גוגל״- המילה מזוהה עם מנועי חיפוש, ולכן חשוב להימנע משימוש בה בהקשרים טכנולוגיים). גם שימוש פארודי במוצר של מותג מתחרה, עשוי להווה הפרה של סימן רשום.

אגב, שווה לציין כי גם פרסום ממומן עם שמות של מתחרים עלול להיחשב הפרת סימן מסחר, גם אם לא עשית שימוש גלוי בלוגו או בשם המותג.

אז מה עושים בעלי עסקים? אפשר לעבור על מרשם סימני המסחר, ולראות מאילו ביטויים יש להימנע. שווה לרשום את סימן המסחר שלכם במרשם, והכי חשוב, היוועצו עם עורך דין לקניין רוחני לפני רישום שם מותג, לוגו או קמפיין. במקרה שאתם חשופים לתביעה בהקשר של הפרת סימן מסחרי, יש להיוועץ עם עורך דין לקניין רוחני המומחה במקרים אלו, כדי לראות באילו טענות הגנה תוכלו להשתמש.

אלי שמעוני, משרד עורכי דין בהרצליה ובתל אביב, עוסק בתחום האזרחי/מסחרי ובייצוג תובעים ונתבעים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע.
במייל: [email protected], טלפון: 09-8669556, 03-5507155.
האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.